濟寧商標注冊小課堂—侵權(quán)商品商業(yè)租賃行為構(gòu)成商標侵權(quán)的司法認定

要旨

       根據(jù)《商標法》第五十七條的規(guī)定可知，商標侵權(quán)行為的典型樣態(tài)為生產(chǎn)和銷售侵害商標權(quán)商品（簡稱侵權(quán)商品），而不包括對侵權(quán)商品的后續(xù)使用。因此，一般情況下，終端消費者對于侵權(quán)商品的使用行為并不構(gòu)成侵權(quán)，但對于侵權(quán)商品進行租賃等商業(yè)使用是否構(gòu)成侵權(quán)則存在爭議。本文認為對此不宜一概而論，當侵權(quán)商標商業(yè)租賃行為符合相應(yīng)條件時，可以將此類行為納入《商標法》規(guī)制的范圍。人民法院在審查判斷侵權(quán)商標商業(yè)租賃行為是否構(gòu)成商標侵權(quán)時，需要綜合考慮：被訴標識是否引起混淆誤認；被告是否以能夠感知的方式彰示被訴標識；商標系達成商業(yè)交易的重要因素；被告是否以出租為業(yè)謀取商業(yè)利益以及被告是否盡到相應(yīng)的注意義務(wù)。

案情

當事人

原告：阿諾德及里奇特茨納技術(shù)公司（簡稱阿諾德公司）

被告：北京已凡影視器材有限公司（ 簡稱已凡影視公司）

案由：侵害商標權(quán)糾紛

       原告阿諾德公司是一家電影設(shè)備行業(yè)的全球公司，隸屬于全球知名企業(yè)——ARRI 公司。ARRI 公司1917 年成立于德國慕尼黑市，是世界上規(guī)模最大的電影攝影機、數(shù)字中間片和燈光設(shè)備制造商及供應(yīng)商之一。ARRI 公司的產(chǎn)品從上世紀70-80 年代開始進入中國，并始終致力于提供本地化、專業(yè)化的服務(wù)。眾多大型國有制片企業(yè)、著名影視劇導(dǎo)演及知名影視高校均在影視劇制作及教學(xué)活動中，常年使用ARRI 公司的產(chǎn)品。原告經(jīng)核準在第11 類照明器械和裝置等商品上注冊并持有第3042115 號“圖片”商標、第3042387 號“圖片”商標及第G1276707 號“圖片”商標（統(tǒng)稱權(quán)利商標），原告授權(quán)其關(guān)聯(lián)公司阿諾萊德貿(mào)易（北京）有限公司（簡稱阿萊北京公司）使用上述三件權(quán)利商標。阿萊北京公司與中國境內(nèi)的公司頻繁開展貿(mào)易往來，自2017 年至2019 年，銷售了大量的影視器材、燈光設(shè)備，其產(chǎn)品深受中國市場歡迎。同時，阿萊北京公司還參加了北京國際廣播電影電視展覽會以及中國國際廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)展覽會等行業(yè)展覽，向大眾展示了帶有“ARRI”及“SkyPanel”商標的燈光設(shè)備等產(chǎn)品，使得該等商標為廣大消費者所熟知。此外，ARRI 中國官方微信公眾號中，也介紹了歷年熱門電影以及北京電視臺全新融媒體演播室對“ARRI”及“SkyPanel”燈光設(shè)備、攝像機設(shè)備的使用，包括《繡春刀2 · 修羅戰(zhàn)場》《芳華》《我不是藥神》《流浪地球》等。經(jīng)過上述產(chǎn)品銷售及宣傳推廣，原告及其帶有“ARRI”及“SkyPanel”商標的燈光設(shè)備等影視器材得到中國市場的廣泛認可，具有很高的知名度。被告已凡影視公司在經(jīng)營過程中對外銷售標注“ARRI”及“SkyPanel”的侵權(quán)攝影燈，同時大量囤積標注“ARRI”及“SkyPanel”的侵權(quán)攝影燈對外出租，獲得經(jīng)營性收益。2019 年6 月12 日，經(jīng)原告投訴，公安部門及工商部門對被告經(jīng)營場所進行了突擊檢查，查獲了被告儲存的大量標注“ARRI”及“SkyPanel”商標的侵權(quán)攝影燈以及長期出租攝影燈的賬簿記錄。原告認為，被告上述銷售侵權(quán)攝影燈商品的行為違反了《商標法》規(guī)定，構(gòu)成對原告注冊商標專用權(quán)的侵害；同時，被告大量囤積并長期出租標注“ARRI”及“SkyPanel”商標的侵權(quán)攝影燈亦構(gòu)成對原告注冊商標專用權(quán)的侵害。原告提起訴訟，要求被告承擔停止侵權(quán)、消除影響、賠償經(jīng)濟損失及合理支出的侵權(quán)責任。

       審判

       北京市東城區(qū)人民法院審理認為：首先，被告將涉案攝影燈用于出租獲利，顯然屬于商業(yè)活動，且根據(jù)影視拍攝行為的階段性及攝影器材的耐用性的特點，在影視拍攝行業(yè)攝影器材的租賃勢必較為常見，包括涉案攝影燈在內(nèi)的攝影器材的出租行為對于銷售行為具有較強的替代性，且承租人會因考慮器材的性能和品質(zhì)而關(guān)注器材所使用的商標，故商標系承租人選擇租賃物的重要考慮因素，在此過程中極易發(fā)生商品來源的混淆誤認。可見，被告在銷售行為之外，通過租賃行為進一步擴大產(chǎn)生混淆誤認的相關(guān)公眾范圍，并因此獲得了相應(yīng)收益。其次，在案證據(jù)顯示，被告出租涉案攝影燈完整保留了相應(yīng)“ARRI”及“SkyPanel”標識，且被告接受市場監(jiān)督管理局執(zhí)法人員詢問時亦稱“‘ARRI’燈具非常出名，只有買‘ARRI’的燈具很多劇組才會租賃”，可見其知曉權(quán)利商標的知名度，具有利用權(quán)利商標吸引消費者、獲取競爭優(yōu)勢的主觀目的。綜上，被告大量囤積涉案侵權(quán)攝影燈，并持續(xù)出租獲利，系將涉案商標標識直接用于商業(yè)活動并起到識別商品來源的作用，屬于對商標的使用。在此基礎(chǔ)上，被告借助涉案侵權(quán)攝影燈上的權(quán)利商標不當?shù)墨@取交易機會和競爭優(yōu)勢, 導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆誤認, 已經(jīng)構(gòu)成對原告商標專用權(quán)的侵害，應(yīng)當承擔相應(yīng)的侵權(quán)責任。最終，法院判決被告停止侵權(quán)、賠償原告經(jīng)濟損失及合理支出25 萬元。

       重點評析

       本案的主要爭議焦點在于對涉案侵權(quán)燈具的商業(yè)租賃行為是否構(gòu)成商標侵權(quán)，本文圍繞該爭議焦點展開討論�！渡虡朔ā返谖迨�七條通過列舉和兜底條款結(jié)合的方式對侵害商標專用權(quán)行為進行了具體規(guī)定，根據(jù)該條規(guī)定，商標侵權(quán)行為的典型樣態(tài)為生產(chǎn)和銷售侵權(quán)商品，對侵權(quán)商品的后續(xù)使用行為并未明確規(guī)定。

對于生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)之后對侵權(quán)商品進行后續(xù)使用是否構(gòu)成侵害商標權(quán)，首先需要區(qū)分商業(yè)使用與非商業(yè)使用。如果消費者取得侵權(quán)商品后，僅是自行使用，其利用的是商品本身的使用價值，并不會進一步割裂商標與商標權(quán)人之間關(guān)系進而攫取不當?shù)纳虡死�益，一般不能認定構(gòu)成侵權(quán)。但如果侵權(quán)商品被購買后又在商業(yè)活動中投入使用，則不宜一概而論，應(yīng)結(jié)合具體使用方式和場景等因素加以具體分析。

        一、商標法規(guī)制商業(yè)租賃侵權(quán)商品行為的正當性分析

      （一）侵權(quán)商品后續(xù)使用行為構(gòu)成商標侵權(quán)的反對觀點

        實踐中對能否認定侵權(quán)商品的后續(xù)商業(yè)使用行為構(gòu)成商標侵權(quán)，存在一定爭議。

根據(jù)《商標法》的原理，商標侵權(quán)以商標使用為前提，不存在商標使用，也就不存在商標侵權(quán)行為。一般認為，商標最主要的功能是識別，只有商品進入流通領(lǐng)域，商標的識別功能才得以發(fā)揮。因此《商標法》上的商標使用，應(yīng)當是與商品流通相聯(lián)系的使用行為。按照政治經(jīng)濟學(xué)的一般概念，商品流通是指以貨幣為媒介的商品交換，實現(xiàn)從生產(chǎn)領(lǐng)域到消費領(lǐng)域的轉(zhuǎn)移。商品銷售無疑是商品流通的典型形式，因此反對觀點認為在生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)之后，商品已經(jīng)退出市場流通，后續(xù)使用行為僅僅是發(fā)揮商品的使用價值，不屬于商品流通，也就不存在商標使用，進而無從談起商標侵權(quán)。

       按照上述觀點，本案涉及的侵權(quán)商品租賃行為也僅是侵權(quán)商品發(fā)揮使用價值的過程，并不存在商標使用和商標侵權(quán)。

       （二）《商標法》規(guī)制侵權(quán)商品商業(yè)租賃行為的正當性和可行性分析

       然而，商品流通與商標使用及商標侵權(quán)的對應(yīng)關(guān)系是學(xué)理上對于典型情形的歸納和表述，加之法律概念與經(jīng)濟學(xué)術(shù)語的界定標準和具體含義均存在差異，本文認為對上述問題的討論應(yīng)在商標法原理和規(guī)范框架下進行。

商標專用權(quán)是主體在商標上實現(xiàn)自己意志的行為資格，使用、許可、轉(zhuǎn)讓、放棄、出質(zhì)等都是具體的支配方式 商標專用權(quán)形式上表現(xiàn)為商標權(quán)人對于特定商標標識的控制權(quán)，但其實質(zhì)上保障的是商標權(quán)利人獨占享有商標所附著的商業(yè)信譽和競爭優(yōu)勢等利益，也就是商標權(quán)人借助商標上附著的商譽和知名度獲取競爭優(yōu)勢、交易機會的利益。為了保障商標權(quán)人對于該種利益的獨占享有，商標具有指示識別及質(zhì)量保證等功能，以確保商標上附著的市場聲譽和競爭優(yōu)勢能夠確定地投射于商標權(quán)人的商品，同時保持其商標的市場聲譽及競爭優(yōu)勢不受貶損。

       從經(jīng)濟學(xué)屬性上看，商業(yè)租賃行為與商品銷售行為具有同質(zhì)性，均是將商品的使用價值轉(zhuǎn)化為交換價值的過程，前者是陸續(xù)實現(xiàn)，后者是一次性完成。從市場效果上看，如果消費者可以通過租賃占有使用一種商品，其同時購買該商品的幾率就會大大下降，商業(yè)租賃行為對于銷售行為有較為明顯的替代作用，而相關(guān)商品的承租人與潛在的購買者具有較大重合性，且租賃行為以直接獲得商品使用價值為目的，承租人往往會關(guān)注相應(yīng)商品的品牌。因此，侵權(quán)商品的商業(yè)租賃，尤其是持續(xù)大量的租賃行為，在銷售之外進一步擴大產(chǎn)生混淆誤認的相關(guān)公眾范圍，并因此獲得了相應(yīng)收益，擠壓了商標權(quán)人正品的市場空間，攫取和損害了商標權(quán)人享有的商業(yè)信譽和競爭優(yōu)勢等商標利益，影響了商標功能的實現(xiàn)，應(yīng)當納入《商標法》規(guī)制范圍。

       從《商標法》條款規(guī)定來看，《商標法》第五十七條規(guī)定商標侵權(quán)行為時，在第一至六項列舉具體侵權(quán)行為的同時，還設(shè)置了第七項兜底條款，以使得商標侵權(quán)行為的樣態(tài)具有開放性，以適應(yīng)紛繁復(fù)雜的市場現(xiàn)實。在商業(yè)租賃侵權(quán)商品不屬于第一至六項規(guī)定的典型行為的情況下，第七項兜底條款提供了對該行為進行規(guī)制的法律依據(jù)和路徑。

       二、認定侵權(quán)商品商業(yè)租賃行為構(gòu)成商標侵權(quán)的考量因素

       侵權(quán)商品的商業(yè)租賃行為可以受到《商標法》規(guī)制，但因其并非《商標法》第五十七條規(guī)定的典型侵權(quán)行為方式，將其認定為商標侵權(quán)行為，還應(yīng)當充分考量具體案件情況，既要有效規(guī)制對于商標權(quán)人正當權(quán)益的損害行為，又要避免過分干涉和限制所有權(quán)人自行使用等正當行使物權(quán)的行為。本文認定侵權(quán)商品商業(yè)租賃行為構(gòu)成商標侵權(quán)，一般綜合考慮以下因素：

       1. 被訴商標標識是否足以引起混淆誤認

       識別來源是商標的基本和首要功能，因而破壞商標的識別來源功能，引起相關(guān)公眾混淆誤認也是商標侵權(quán)的核心要件，在侵權(quán)商品商業(yè)租賃行為構(gòu)成商標侵權(quán)時也是如此。只有被訴標識足以引起混淆誤認，相關(guān)公眾對于商品來源的指示才會混亂，商標附著的商業(yè)信譽和競爭優(yōu)勢等商標利益才會錯位，而被侵權(quán)行為實施者攫取。

        2. 被告是否以被消費者感知的方式彰示被訴標識

        商品上使用的標識能夠被消費者所感知，是相關(guān)公眾根據(jù)商標區(qū)分商品來源的物質(zhì)基礎(chǔ)。行為人取得侵權(quán)商品，對其進行商業(yè)租賃時，可能保留侵權(quán)商標標識，也可能拆除或者遮蔽該商標標識，而只有保留相應(yīng)商標標識，或者以其他公眾能夠感知的方式彰示相應(yīng)商標標識，公眾對于侵權(quán)商品的認知才可能投射到相應(yīng)商標及商標人身上，才會出現(xiàn)混淆商品來源，損害商標權(quán)人商業(yè)信譽的結(jié)果。

       3. 商標是否為交易雙方達成商業(yè)交易的重要考慮因素

       行為人只有在商業(yè)活動中用被訴商標標識吸引相關(guān)消費者，才可能借助商標上附著的商譽和知名度獲取交易機會、競爭優(yōu)勢，從而損害商標權(quán)利人的商標利益。但如果由于相應(yīng)商品屬性以及相關(guān)行業(yè)慣例等，承租者一般不關(guān)注所租賃商品的品牌，則使用在租賃的侵權(quán)商品上的被訴商標標識對承租者不會產(chǎn)生商品來源指示功能，此時不宜認定為商標侵權(quán)行為。

       4. 被告是否以出租為業(yè)謀取商業(yè)利益

       如前所述，侵權(quán)商品商業(yè)租賃行為并非《商標法》第五十七條規(guī)定的典型侵權(quán)行為樣態(tài)，適用《商標法》對其進行規(guī)制，應(yīng)充分考慮到商標權(quán)利人與侵權(quán)商品所有權(quán)人之間的利益平衡。一般情況下，只有以出租為業(yè)謀取商業(yè)利益的，才會造成明顯的混淆誤認范圍的擴大，以及對于商標權(quán)人銷售市場的壓縮，進而損害商標權(quán)人的商標利益，具有規(guī)制的合理性和必要性。

       5. 被告是否盡到相應(yīng)的注意義務(wù)

       一般情況下，侵權(quán)商品的出租人并非侵權(quán)商品的生產(chǎn)者和銷售者，但其應(yīng)當對出租的商品盡到相應(yīng)注意義務(wù)。對于其侵權(quán)行為的認定以及相應(yīng)責任的承擔，還應(yīng)當考察其主觀狀態(tài)，如果被告明知或者應(yīng)當知道其商業(yè)租賃的商品系侵權(quán)商品，仍然從事該種經(jīng)營行為，則應(yīng)當承擔相應(yīng)侵權(quán)責任。

       三、本案情況分析

       本案中，經(jīng)原告鑒定，涉案燈具商品并非其自己或授權(quán)生產(chǎn)，系假冒商品，鑒于權(quán)利商標具有一定知名度，上述標識使用在涉案產(chǎn)品上，容易使得相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆，誤以為該商品來源于權(quán)利商標的持有人，因此，可以認定涉案攝影燈商品系侵害原告商標專用權(quán)的侵權(quán)商品。被告出租涉案攝影燈過程中，均完整保留了相應(yīng)“ARRI”及“SkyPanel”標識，屬于以被消費者明顯感知的方式彰示侵權(quán)商標標識。根據(jù)影視拍攝行為的階段性及攝影器材的耐用性的特點，在影視拍攝行業(yè)攝影器材的租賃勢必較為常見，包括涉案攝影燈在內(nèi)的攝影器材的出租行為對于銷售行為具有較強的替代性，因攝影器材價格較為昂貴，且專業(yè)性能要求較高，為了保障器材的性能和品質(zhì)，器材所使用的商標必然為承租人所關(guān)注，系其選擇確定租賃物的重要考慮因素，在此過程中極易發(fā)生商品來源的混淆誤認。在案證據(jù)證明，被告囤積了大量侵權(quán)影視燈具用于出租，且查獲的賬簿顯示已經(jīng)有多筆租賃費，足以證明其持續(xù)大量出租侵權(quán)攝影燈商品，并以此獲利。因此，被告對侵權(quán)商品的商業(yè)租賃行為進一步導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆誤認, 直接借助涉案侵權(quán)攝影燈上的權(quán)利商標攫取了交易機會和競爭優(yōu)勢, 已經(jīng)構(gòu)成對原告商標專用權(quán)的侵害。

來源：濟寧商標注冊   http://www.donnagaines-consulting.com/content/?676.html