濟(jì)寧商標(biāo)小課堂—淺析不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)的司法認(rèn)定

       為遏制商標(biāo)囤積現(xiàn)象，打擊非使用性惡意商標(biāo)注冊(cè)行為，2019年修改的《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》（下稱(chēng)商標(biāo)法）第四條第一款規(guī)定，不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)予以駁回。司法實(shí)踐中，通常從申請(qǐng)主體、申請(qǐng)行為、使用目的和使用證據(jù)等方面進(jìn)行審查。

　　對(duì)申請(qǐng)主體的審查

　　不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)的審查對(duì)象通常為名義上的商標(biāo)申請(qǐng)人，同時(shí)為打擊分散申請(qǐng)、集中運(yùn)營(yíng)的申請(qǐng)行為，此類(lèi)案件審查對(duì)象亦包含與申請(qǐng)人具有串通合謀行為或者具有特定身份關(guān)系或者其他特定聯(lián)系的自然人、法人或者其他組織。如在“百齡藤”案中，法院將商標(biāo)申請(qǐng)人的關(guān)聯(lián)公司的惡意注冊(cè)行為作為考量因素之一。

　　對(duì)申請(qǐng)行為的審查

　　對(duì)申請(qǐng)行為的審查在于審查行為是否同時(shí)滿(mǎn)足“不以使用為目的”和“惡意”兩個(gè)要件�！皭阂狻弊鳛橐环N主觀要件，要求申請(qǐng)人“明知”其申請(qǐng)行為屬于為“牟取不正當(dāng)利益”而“采取不正當(dāng)手段”申請(qǐng)商標(biāo)的情形。在具體案件中，需結(jié)合申請(qǐng)人主觀要素對(duì)商標(biāo)申請(qǐng)的數(shù)量、商品或服務(wù)的類(lèi)別、商標(biāo)的顯著性以及知名度、近似性、申請(qǐng)人的經(jīng)營(yíng)地域及經(jīng)營(yíng)范圍等進(jìn)行綜合審查。司法實(shí)踐中，存在以下幾類(lèi)典型的不以使用為目的的惡意注冊(cè)行為：

　　一是超出正常經(jīng)營(yíng)需求的批量注冊(cè)申請(qǐng)。商標(biāo)申請(qǐng)的數(shù)量、類(lèi)別等應(yīng)與商標(biāo)申請(qǐng)人的主體存續(xù)時(shí)間、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍等實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況相匹配。與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符的、在短期內(nèi)集中批量申請(qǐng)商標(biāo)的行為可以認(rèn)定為不以使用為目的的惡意注冊(cè)申請(qǐng)。關(guān)于何為超出經(jīng)營(yíng)需求，其認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)存在一定的模糊性。通常來(lái)講，企業(yè)為實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)、實(shí)施品牌戰(zhàn)略，而決定由母公司、子公司、關(guān)聯(lián)公司等存在特定關(guān)系的主體集中申請(qǐng)商標(biāo)等符合企業(yè)正常商標(biāo)布局的商標(biāo)申請(qǐng)行為應(yīng)被認(rèn)為與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模匹配。如在“偶哈游OHAYOO”案中，一審法院從原告及其母公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和品牌戰(zhàn)略安排的角度進(jìn)行審查，具有合理性。

　　二是搭車(chē)模仿及蹭熱點(diǎn)的批量注冊(cè)申請(qǐng)。商標(biāo)申請(qǐng)人大量申請(qǐng)與他人有一定知名度或者顯著性較強(qiáng)的商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)以及包含行政區(qū)劃名稱(chēng)、山川景點(diǎn)名稱(chēng)、知名人物姓名、知名作品或角色名稱(chēng)、企業(yè)字號(hào)等具有識(shí)別意義的商業(yè)標(biāo)識(shí)的行為違反誠(chéng)實(shí)信用原則，不正當(dāng)利用了他人市場(chǎng)聲譽(yù)或占用公共資源，擾亂了商標(biāo)注冊(cè)秩序，屬于不以使用為目的的惡意注冊(cè)行為。如在“紫霞”案中大量申請(qǐng)與我國(guó)古典名著《西游記》以及原著或相關(guān)影視劇的角色、地點(diǎn)、物品等相同或相近的商標(biāo)的行為，在“黃宮繡堂”案中大量申請(qǐng)與歷史名醫(yī)姓名相同的商標(biāo)的行為，在第60308607號(hào)圖形商標(biāo)案中大量申請(qǐng)與他人在先知名商標(biāo)近似的商標(biāo)的行為，在“錦隆”案中大量申請(qǐng)與多家知名汽車(chē)駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)或企業(yè)字號(hào)相同或近似的商標(biāo)的行為等批量申請(qǐng)行為均為典型的搭車(chē)模仿或蹭熱點(diǎn)惡意注冊(cè)行為。

　　三是轉(zhuǎn)售牟利的批量注冊(cè)申請(qǐng)。商標(biāo)申請(qǐng)人大量申請(qǐng)商標(biāo)后用以轉(zhuǎn)售或向在先使用人索取高額轉(zhuǎn)讓費(fèi)、使用費(fèi)、侵權(quán)賠償金等行為擾亂了商標(biāo)注冊(cè)管理秩序，均可認(rèn)定申請(qǐng)人存在不以使用為目的的惡意申請(qǐng)。例如在“正吉寶ZHENGJIBAO”案中對(duì)商標(biāo)申請(qǐng)人兜售商標(biāo)的行為，法院認(rèn)定其注冊(cè)目的難謂正當(dāng)。

　　由于無(wú)法對(duì)落入商標(biāo)法第四條第一款規(guī)制范圍的行為類(lèi)型一一列舉，在具體實(shí)踐中，應(yīng)結(jié)合具體案情，判斷申請(qǐng)行為是否違背誠(chéng)實(shí)信用原則，不正當(dāng)利用他人市場(chǎng)聲譽(yù)以及申請(qǐng)行為是否與正常經(jīng)營(yíng)需要相匹配，對(duì)申請(qǐng)明顯超出經(jīng)營(yíng)需要的情形，可以初步認(rèn)為缺乏使用意圖，此時(shí)商標(biāo)申請(qǐng)人可提交證據(jù)證明其為使用商標(biāo)已進(jìn)行必要準(zhǔn)備或已經(jīng)進(jìn)行實(shí)際使用。

　　商標(biāo)法第四條第一款規(guī)制的是不以使用為目的的惡意注冊(cè)行為，對(duì)商標(biāo)申請(qǐng)人基于防御目的或?yàn)榫哂鞋F(xiàn)實(shí)預(yù)期的未來(lái)業(yè)務(wù)而申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)等有正當(dāng)理由的申請(qǐng)行為可以排除在第四條的“惡意”申請(qǐng)行為之外。如在“嗨體御肌”案中，盡管原告申請(qǐng)了500余件商標(biāo)，但其在先“嗨體”商標(biāo)具有一定的影響，訴爭(zhēng)商標(biāo)在與在先商標(biāo)類(lèi)似服務(wù)上申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)屬于對(duì)現(xiàn)有商標(biāo)的延續(xù)和防御性注冊(cè)。但在我國(guó)現(xiàn)行法律體系下，并無(wú)防御性商標(biāo)注冊(cè)的制度設(shè)計(jì)，故商標(biāo)申請(qǐng)不可違反商標(biāo)法具體條款。關(guān)于正當(dāng)?shù)姆烙�性注�?cè)與不以使用為目的的惡意注冊(cè)的邊界如何界定，應(yīng)綜合考慮商標(biāo)申請(qǐng)人的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、在先商標(biāo)與防御性商標(biāo)的近似程度、在先商標(biāo)知名度等因素，在商標(biāo)申請(qǐng)人享有在先注冊(cè)的具有一定影響的商標(biāo)時(shí)，在與其經(jīng)營(yíng)范圍類(lèi)別相關(guān)的商品或服務(wù)上申請(qǐng)注冊(cè)與在先商標(biāo)近似商標(biāo)的情形，可以排除商標(biāo)法第四條第一款的適用。

　　對(duì)使用目的和使用證據(jù)的審查

　　由于我國(guó)商標(biāo)法不要求申請(qǐng)人提出申請(qǐng)時(shí)已實(shí)際使用，故對(duì)于申請(qǐng)階段使用目的的審查標(biāo)準(zhǔn)不應(yīng)過(guò)于嚴(yán)格，只要無(wú)明顯的惡意申請(qǐng)行為，不宜認(rèn)定缺乏使用目的。

由于商標(biāo)法第四條第一款主要針對(duì)申請(qǐng)人是否具有使用目的，即便使用證據(jù)存在瑕疵，只要能證明申請(qǐng)人存在后續(xù)使用的較大可能性，則應(yīng)認(rèn)為未違反第四條第一款的規(guī)定。如果商標(biāo)申請(qǐng)人存在明顯的搭車(chē)模仿、蹭熱點(diǎn)等擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序的行為時(shí)，即便申請(qǐng)人已提供實(shí)際使用證據(jù)，亦不能排除商標(biāo)法第四條第一款的適用。

　　對(duì)于申請(qǐng)人惡意注冊(cè)商標(biāo)后實(shí)際使用或轉(zhuǎn)讓給善意第三人并由第三人實(shí)際使用的情形，是否可因?qū)嶋H使用或善意取得而維持商標(biāo)的注冊(cè)？因商標(biāo)法第四條審查重點(diǎn)在于考察申請(qǐng)人是否存在使用意圖，故商標(biāo)申請(qǐng)人已實(shí)際使用的商標(biāo)不再構(gòu)成該條款規(guī)定的情形。

　　關(guān)于商標(biāo)申請(qǐng)人惡意注冊(cè)商標(biāo)后轉(zhuǎn)讓給善意第三人且第三人已實(shí)際使用的情形，如申請(qǐng)人存在大量轉(zhuǎn)售商標(biāo)行為，為維護(hù)商標(biāo)管理秩序，避免囤積轉(zhuǎn)售商標(biāo)行為合法化，第三人不可據(jù)善意取得并實(shí)際使用主張排除商標(biāo)法第四條第一款的適用，否則將與商標(biāo)法的立法目的相背離。對(duì)于申請(qǐng)人僅存在少數(shù)幾枚商標(biāo)轉(zhuǎn)讓且善意第三人已實(shí)際使用的情形，為防止對(duì)善意第三人造成不良影響，可以綜合考慮商標(biāo)已實(shí)際使用的情形，排除商標(biāo)法第四條第一款的適用。

　　商標(biāo)法第四條第一款的適用有效遏制了部分不以使用為目的的惡意注冊(cè)行為，但在其適用中，既要避免使用目的證明標(biāo)準(zhǔn)過(guò)于苛刻而擴(kuò)大適用范圍，也不應(yīng)對(duì)應(yīng)納入規(guī)制范圍的行為予以排除，同時(shí)應(yīng)注意與第四十四條第一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”適用范圍的區(qū)分，能夠以商標(biāo)法第四條第一款予以規(guī)制的行為不宜再適用商標(biāo)法第四十四條第一款。（北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院 郝倩）

來(lái)源：濟(jì)寧圣佳商標(biāo)注冊(cè)   http://www.donnagaines-consulting.com/content/?787.html