濟(jì)寧商標(biāo)小課堂—非規(guī)范商品的認(rèn)定及申請(qǐng)策略

一、非規(guī)范商品的定義

       在商標(biāo)實(shí)務(wù)中，一般將《類(lèi)似商品和服務(wù)區(qū)分表》（下稱(chēng)《區(qū)分表》）中記載的商品稱(chēng)為“規(guī)范商品”，而將《區(qū)分表》未記載的商品稱(chēng)為“非規(guī)范商品”。非規(guī)范商品產(chǎn)生的原因主要是技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)致新產(chǎn)品或者新服務(wù)模式面世，而這些新事物通常需要若干年才能發(fā)展相對(duì)成熟，被消費(fèi)者普遍認(rèn)知和接受，直至其能夠被清楚地描述和定義時(shí)，才可能進(jìn)入《區(qū)分表》成為規(guī)范商品。另外，有些規(guī)范商品逐漸從市場(chǎng)上消失，也會(huì)從《區(qū)分表》中刪除，變?yōu)榉且?guī)范商品�！秴^(qū)分表》的這種變化會(huì)給商標(biāo)權(quán)利人和執(zhí)法者都帶來(lái)許多挑戰(zhàn)，例如在申請(qǐng)時(shí)如何劃定非規(guī)范商品的所屬類(lèi)和群組，在授權(quán)確權(quán)各項(xiàng)程序中如何認(rèn)定與非規(guī)范商品是否構(gòu)成相同或類(lèi)似；特別在我國(guó)注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)三年不使用撤銷(xiāo)制度（下稱(chēng)撤三）程序中，會(huì)帶來(lái)諸多不確定性。

二、非規(guī)范商品在撤三案件中的認(rèn)定

       2019 年頒布的《北京市高級(jí)人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》對(duì)撤三程序有以下規(guī)定：

       19.7 【非規(guī)范商品的認(rèn)定】

       實(shí)際使用的商品或者核定的商品不屬于《區(qū)分表》中的規(guī)范商品名稱(chēng)，在認(rèn)定具體商品所屬類(lèi)別時(shí)，應(yīng)當(dāng)結(jié)合該商品功能、用途、生產(chǎn)部門(mén)、消費(fèi)渠道、消費(fèi)群體進(jìn)行判斷，并考慮因消費(fèi)習(xí)慣、生產(chǎn)模式、行業(yè)經(jīng)營(yíng)需求等市場(chǎng)因素，對(duì)商品本質(zhì)屬性或名稱(chēng)的影響，作出綜合認(rèn)定。

       19.8 【非規(guī)范實(shí)際使用商品構(gòu)成核定商品使用的認(rèn)定】

       實(shí)際使用的商品不屬于《區(qū)分表》中的規(guī)范商品名稱(chēng)，但其與訴爭(zhēng)商標(biāo)核定使用的商品僅名稱(chēng)不同，本質(zhì)上屬于同一商品的，或是實(shí)際使用的商品屬于核定商品下位概念的，可以認(rèn)定構(gòu)成對(duì)核定商品的使用。

認(rèn)定是否屬于同一商品，可以綜合考慮物理屬性、商業(yè)特點(diǎn)以及《區(qū)分表》關(guān)于商品分類(lèi)的原則和標(biāo)準(zhǔn)等因素。

       這里提出了認(rèn)定非規(guī)范商品所屬類(lèi)別以及與核定商品是否屬于同一商品的原則和參考因素。可以看到，商品功能、用途、生產(chǎn)部門(mén)、消費(fèi)渠道、消費(fèi)群體這些依據(jù)與通常判定商品類(lèi)似的分類(lèi)原則是一致的，但這里還另外提出了消費(fèi)習(xí)慣、商業(yè)特點(diǎn)等更側(cè)重市場(chǎng)實(shí)際的因素。應(yīng)該說(shuō)，這是一個(gè)綜合考慮多因素、不確定性較高的判斷過(guò)程。首先，因?yàn)椤秴^(qū)分表》中的所謂“規(guī)范商品”從來(lái)沒(méi)有清晰定義，無(wú)論世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）還是國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局都沒(méi)有給出每項(xiàng)商品的內(nèi)涵和外延，也沒(méi)有給出示例圖，解釋全憑望文生義；其次，對(duì)于未進(jìn)入《區(qū)分表》的非規(guī)范商品就更不用說(shuō)了，如何定義、如何理解很可能出現(xiàn)各執(zhí)一詞的局面；最后，再將兩個(gè)說(shuō)不清的對(duì)象放一起比較，就真的要跟著感覺(jué)走了。在這種情況下，哪一方能拿出教材、詞典、標(biāo)準(zhǔn)、專(zhuān)利文獻(xiàn)、產(chǎn)品手冊(cè)等有利證據(jù)來(lái)支持己方的商品解釋?zhuān)�哪一方就可能增加勝算�?/p>

      下面先說(shuō)明非規(guī)范實(shí)際使用商品與核定使用的商品屬于同一商品的情形。在筆者代理的一件商標(biāo)撤銷(xiāo)復(fù)審行政訴訟案中，訴爭(zhēng)商標(biāo)的核定商品為“汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)用起動(dòng)熄火器”，而權(quán)利人實(shí)際使用的商品名為“發(fā)動(dòng)機(jī)艙檢修裝置”。前級(jí)法院認(rèn)為二者不是同一商品，因此撤銷(xiāo)了商標(biāo)注冊(cè)。在本級(jí)法院審理中，我們補(bǔ)交了兩篇專(zhuān)利文獻(xiàn)，發(fā)明名稱(chēng)恰好分別使用了上述兩個(gè)商品名。通過(guò)二者說(shuō)明書(shū)的描述可以直接得出：所謂“汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)用起動(dòng)熄火器”本身具有使發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)和熄火的功能，用途則是完成發(fā)動(dòng)機(jī)艙檢修，兩個(gè)名稱(chēng)分別從功能和用途角度描述同一事物，應(yīng)為同一種商品。在“龍冠及圖”商標(biāo)撤銷(xiāo)復(fù)審行政訴訟案中，法院認(rèn)為，雖然“殺蟲(chóng)氣霧劑”不屬于規(guī)范商品名稱(chēng)，但其與核定使用的“殺害蟲(chóng)劑”僅名稱(chēng)不同，本質(zhì)上屬于同一商品，所以維持了訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)。在“ALPINE 及圖”商標(biāo)撤銷(xiāo)復(fù)審行政再審案中，法院認(rèn)為，“樂(lè)器箱包”這一商品無(wú)論在復(fù)審商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)還是撤三案件審理時(shí)，都不是規(guī)范商品，但從功能和用途等方面分析，其實(shí)質(zhì)上與復(fù)審商標(biāo)核定使用的“手提袋、旅行包”等商品相同或者相近，因此維持了復(fù)審商標(biāo)注冊(cè)。

       另一種情形是實(shí)際使用的非規(guī)范商品被認(rèn)定為核定使用的規(guī)范商品的下位概念，這樣也能維持商標(biāo)注冊(cè)。例如，在“LUKOIL”商標(biāo)撤銷(xiāo)復(fù)審行政訴訟案中，法院認(rèn)為，根據(jù)教材和專(zhuān)業(yè)書(shū)籍，可以證明核定使用的“潤(rùn)滑劑”商品是實(shí)際使用的潤(rùn)滑油的上位概念，因此維持了在“潤(rùn)滑劑”等商品上的注冊(cè)。在“三槍”商標(biāo)撤銷(xiāo)復(fù)審行政訴訟案中，訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)在 1202 群組的“摩托車(chē)及其零部件（不包括輪胎）；汽車(chē)”等商品上，但未注冊(cè)在1204群組的“三輪車(chē)及其零部件；機(jī)動(dòng)三輪車(chē)；電動(dòng)三輪車(chē)”等商品上。二審法院認(rèn)為，實(shí)際使用的“電動(dòng)三輪摩托車(chē)”從車(chē)子外形、規(guī)格等方面應(yīng)屬于 1204群組的“電動(dòng)三輪車(chē)”。該商品雖然核定使用的“摩托車(chē)及其零部件”商品類(lèi)似，但不在核準(zhǔn)范圍內(nèi)，因此撤銷(xiāo)了注冊(cè)商標(biāo)。然而，最高人民法院隨后撤銷(xiāo)了上述判決，理由是：雖然實(shí)際使用的“電動(dòng)三輪摩托車(chē)”屬于非規(guī)范商品，但根據(jù)《機(jī)動(dòng)車(chē)運(yùn)行安全技術(shù)條件》的記載，摩托車(chē)可以根據(jù)內(nèi)燃機(jī)排量或者電動(dòng)機(jī)的最大輸出功率總和來(lái)區(qū)分。從相關(guān)公眾的一般認(rèn)知角度，“電動(dòng)三輪摩托車(chē)”在外形、功能用途、銷(xiāo)售場(chǎng)所等方面與摩托車(chē)并無(wú)本質(zhì)不同，應(yīng)屬于摩托車(chē)范疇，因而改判，維持商標(biāo)注冊(cè)。

三、非規(guī)范商品的申請(qǐng)策略

       在解釋了非規(guī)范商品在撤三案件中的認(rèn)定規(guī)則后，我們可以進(jìn)一步思考其對(duì)商標(biāo)申請(qǐng)策略的影響。在實(shí)務(wù)中，由于非規(guī)范商品不容易被接受，導(dǎo)致申請(qǐng)接到補(bǔ)正通知，甚至不予受理，所以申請(qǐng)人一般傾向于回避在申請(qǐng)中加入非規(guī)范商品。但這種回避有時(shí)會(huì)給申請(qǐng)人帶來(lái)長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槁┻x或者暫時(shí)選定其他商品作為代替，在未來(lái)的撤三、無(wú)效、侵權(quán)等類(lèi)型案件中可能導(dǎo)致缺少可用的核定商品項(xiàng)，或者對(duì)代替商品的解釋不被接受，從而無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期的商品覆蓋或保護(hù)作用。在“AROSI 及圖”商標(biāo)撤銷(xiāo)復(fù)審行政訴訟案中，訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)在“穩(wěn)壓電源；電池”等商品上，但實(shí)際使用的商品是“蓄電池”和“UPS 不間斷電源”。一審法院認(rèn)為，“蓄電池”自身屬于規(guī)范商品，卻未在核準(zhǔn)范圍內(nèi)，其使用不能維持同一群組的“電池”等商品的注冊(cè)�？梢�(jiàn)法院未將“蓄電池”解釋為核定使用的“電池”商品的下位概念，因而未維持注冊(cè)。另外，法院認(rèn)為，“不間斷電源”屬于非規(guī)范商品，但與核定的“穩(wěn)壓電源”功能側(cè)重不同，存在差別，因此不能維持注冊(cè)。隨后二審維持了一審判決。這是典型的申請(qǐng)人自己對(duì)代替商品的解釋未被接受，導(dǎo)致不利后果的情況。在本案中，法院特別強(qiáng)調(diào)：“商標(biāo)局已有相關(guān)商標(biāo)在非規(guī)范商品上準(zhǔn)予注冊(cè)的先例，故《區(qū)分表》中沒(méi)有‘不間斷電源’商品，不能成為訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)人在核定使用的‘穩(wěn)壓電源’等商品上使用訴爭(zhēng)商標(biāo)的正當(dāng)理由�！笨梢�(jiàn)，如果申請(qǐng)人畏難回避非規(guī)范商品的申請(qǐng)，卻有其他人獲準(zhǔn)注冊(cè)，那么法院可能不接受不注冊(cè)的理由，還會(huì)因?qū)ι唐防斫獠煌�作出不利判決。

       在愛(ài)國(guó)者公司與飛毛腿公司爭(zhēng)奪“愛(ài)國(guó)者”商標(biāo)在“移動(dòng)電源”商品上注冊(cè)的經(jīng)典案例中，愛(ài)國(guó)者公司雖然從 2005 年開(kāi)始銷(xiāo)售移動(dòng)電源產(chǎn)品，但飛毛腿公司在 2006 年受讓取得一件 1996 年 7 月申請(qǐng)?jiān)凇?電 池 ” 等0922 群組商品上的 第 1084577 號(hào)“”商標(biāo)。該商標(biāo)比愛(ài)國(guó)者公司最早申請(qǐng)的0901 群組的“愛(ài)國(guó)者”商標(biāo)還早2個(gè)月， 搶占了法律制高點(diǎn)。“移動(dòng)電源”一開(kāi)始是非規(guī)范商品，但兩家公司在 2008 年和 2010 年分別提交申請(qǐng)并陸續(xù)獲準(zhǔn)注冊(cè)，然后又分別對(duì)對(duì)方商標(biāo)提起無(wú)效宣告申請(qǐng)。最終飛毛腿公司以商標(biāo)近似為由成功“無(wú)效”對(duì)方商標(biāo)，而愛(ài)國(guó)者公司也以其 0901 群組的馳名商標(biāo)為由“無(wú)效”掉了飛毛腿公司在“移動(dòng)電源”上的注冊(cè)，即雙方誰(shuí)都沒(méi)有在“移動(dòng)電源”商品上保住商標(biāo)注冊(cè)，形成了權(quán)利真空。值得注意的是，當(dāng)愛(ài)國(guó)者公司以馳名商標(biāo)保護(hù)為由訴飛毛腿公司商標(biāo)侵權(quán)時(shí)，最高人民法院認(rèn)為：“考慮到商品的變遷及市場(chǎng)實(shí)際，難以認(rèn)定飛毛腿公司第 1084577號(hào)“” 商標(biāo)在移動(dòng)電源商品上的使用超出其核定使用的（‘電池’等）商品范圍”，進(jìn)而未支持愛(ài)國(guó)者公司的侵權(quán)主張。從本案中我們可以吸取的經(jīng)驗(yàn)之一是：如果愛(ài)國(guó)者公司在 2005 年開(kāi)始銷(xiāo)售移動(dòng)電源時(shí)，即能預(yù)判該非規(guī)范商品的屬性和可能分組，并早于飛毛腿公司獲取注冊(cè)在“電池”上的第 1084577 號(hào)“” 商標(biāo)，就可能避免后來(lái)的糾紛和不利后果。

       在筆者代理的另一個(gè)商標(biāo)撤銷(xiāo)復(fù)審二審案件中，訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)在 1109 群組的“浴室隔板；浴室裝置；盥洗池 ( 衛(wèi)生設(shè)備部件 ) ；坐便器”商品上，但實(shí)際使用的商品是“浴室柜”�！霸∈夜瘛痹� 2005 年申請(qǐng)時(shí)還是非規(guī)范商品，直至 2020 年才成為 2001 群組的規(guī)范商品“浴室柜（家具）”。權(quán)利人主張其申請(qǐng)時(shí)按自己的理解，將“浴室柜”視為核定使用的“ 盥 洗 池 ( 衛(wèi) 生設(shè)備部件 )”或“ 浴 室 裝 置 ” 的下位概念，應(yīng)予維持。但如前文所述，這種一廂情愿的理解并不能保證與事實(shí)相符，也不能保證得到法官認(rèn)可。如法官在判決書(shū)中所說(shuō)：“根據(jù)訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)的區(qū)分表，浴室柜雖然不屬于規(guī)范商品名稱(chēng)，但在材料、功能、用途等方面與位于2001 群組的‘盥洗臺(tái)（家具）’商品更為接近，而‘浴室隔板；浴室裝置；盥洗池（衛(wèi)生設(shè)備部件）’商品則屬于衛(wèi)生設(shè)備類(lèi)商品。故，浴室柜不屬于訴爭(zhēng)商標(biāo)核定使用的復(fù)審商品，亦與訴爭(zhēng)商標(biāo)核定使用的復(fù)審商品存在本質(zhì)區(qū)分�！币虼耍�撤銷(xiāo)了商標(biāo)注冊(cè)。

       從以上案例中我們可以總結(jié)出一些申請(qǐng)時(shí)面對(duì)非規(guī)范商品的策略。首先，申請(qǐng)人需要樹(shù)立一個(gè)觀念：只要是自己實(shí)際要使用的商品，無(wú)論通過(guò)何種辦法，都要盡可能地實(shí)現(xiàn)商標(biāo)權(quán)利覆蓋，不能回避形成權(quán)利空白點(diǎn)。如果要使用的確實(shí)是非規(guī)范商品，我們先要考慮該商品是否已有業(yè)內(nèi)比較明確的定義，可通過(guò)提交清晰準(zhǔn)確的商品描述，爭(zhēng)取使該非規(guī)范商品被審查員接受。如果申請(qǐng)?jiān)摲且?guī)范商品確有困難，則可以考慮用一個(gè)上位概念的規(guī)范商品、類(lèi)似的下位概念商品或者二者組合來(lái)代替。例如申請(qǐng)人自己生產(chǎn)球型關(guān)節(jié)人偶（BJD），但該商品直至 2023年才被錄入《區(qū)分表》2802 群組成為規(guī)范商品。在此之前，可考慮用上位概念商品“玩具”、最接近的下位概念商品“可動(dòng)人偶”或者二者組合來(lái)代替。值得注意的是，《區(qū)分表》因功能、用途不同，可能將看起來(lái)接近的商品劃分到不同的類(lèi)，例如“手套（服裝）”被分在第 25 類(lèi)；“醫(yī)用手套”屬于醫(yī)療輔助器具，被分在第 10 類(lèi)；“競(jìng)技手套”屬于體育用品，被分在第 28 類(lèi)。像上述“浴室柜”案，如果申請(qǐng)時(shí)把握不住它到底屬于衛(wèi)浴設(shè)備還是家具，那就在第 11 類(lèi)和第 20 類(lèi)都提交申請(qǐng)，這樣可避免因自身誤判造成權(quán)利喪失。再者，非規(guī)范商品一旦進(jìn)入《區(qū)分表》，轉(zhuǎn)正為規(guī)范商品，申請(qǐng)人要及早補(bǔ)充注冊(cè)。例如上述愛(ài)國(guó)者“移動(dòng)電源”案、“浴室柜”案、“球型關(guān)節(jié)人偶（BJD）”案等，當(dāng)這些非規(guī)范商品進(jìn)入《區(qū)分表》時(shí)，建議立即補(bǔ)充申請(qǐng)，即便前面已經(jīng)獲準(zhǔn)在類(lèi)似商品上注冊(cè)，但代替品終究是代替品，不能保證在所有情形下都能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的覆蓋和保護(hù)作用。

來(lái)源：濟(jì)寧商標(biāo)注冊(cè)   http://www.donnagaines-consulting.com/content/?728.html