濟寧商標注冊小課堂—使用與他人注冊商標相同的標識一定構(gòu)成侵權(quán)嗎？

     《商標法》第五十七條規(guī)定，未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的，屬侵犯注冊商標專用權(quán)。如果直接適用該法律條款的字面意思，在相同商品上使用與他人注冊商標完全相同的標識，屬于侵犯他人注冊商標專用權(quán)的行為。然而，該條款在實際適用過程中，并非直接套用認定，仍需要結(jié)合案件的具體情況就是否構(gòu)成侵權(quán)進行具體分析。通常來講，需從以下幾個方面進行分析。

       一是從權(quán)利基礎(chǔ)出發(fā)，已經(jīng)獲得注冊的商標權(quán)利是否穩(wěn)定。這里的權(quán)利是否穩(wěn)定包括兩方面的考量：一方面，該注冊商標是否正在處于被第三方提起商標無效、撤銷等程序中。如果有這樣的情況，在收到最終的裁定、判決前，以及最終的商標公告發(fā)布前，商標的狀態(tài)是不穩(wěn)定的，是否構(gòu)成對該注冊商標的侵犯需要根據(jù)具體情況進行具體分析。[注]另一方面，該注冊商標是否為固有詞匯或行業(yè)內(nèi)專有詞匯，是否具有固定含義等。多數(shù)情況下，相關(guān)商標容易與對產(chǎn)品性能的描述性詞匯相混淆，使用在核定使用商品上會有缺乏顯著性的風(fēng)險。這樣的商標權(quán)利基礎(chǔ)不穩(wěn)定，維權(quán)時需要對各要素進行綜合判斷。

       二是被訴侵權(quán)者是否具有主觀故意。作為侵權(quán)方，在相同商品上使用了與注冊商標相同的標識，一般而言，這樣的行為是難謂善意的。但是，在個別情況下，使用者在使用相關(guān)標識時，并不具有任何抄襲他人的意圖。盡管侵權(quán)者的主觀故意并非構(gòu)成商標侵權(quán)的必要條件，但從被訴侵權(quán)方的角度出發(fā)，為了證明其使用的標識并不構(gòu)成對他人注冊商標的侵犯，可以從主觀故意方面著手，證明自己并沒有任何企圖抄襲或攀附他人注冊商標知名度的意圖。在根據(jù)其他因素較難判定是否構(gòu)成侵權(quán)時，侵權(quán)方的主觀故意會對案件產(chǎn)生一定影響，尤其是在判賠金額的認定上。因此，作為被訴侵權(quán)一方，在進行答辯時，不應(yīng)遺漏主觀故意這一因素。

       三是被訴侵權(quán)行為的實施是出于何種目的。如侵權(quán)者并不具有任何惡意，那么使用被訴標識的行為難道是巧合嗎？商標的功能是識別商品來源，判斷一個標識的使用是否構(gòu)成商標性使用，應(yīng)當從是否具有區(qū)分商品來源的角度進行判斷�！渡虡朔ā返谖迨�九條第一款規(guī)定，“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當使用”。該條款中提及的商標實際上應(yīng)當屬于公有領(lǐng)域的文字、詞匯，如果將這樣的標識使用權(quán)限作出限定，僅限商標注冊人使用，那么顯然是有失公正的。

從這個角度分析，被訴侵權(quán)標識的使用如果是用來對產(chǎn)品功能、質(zhì)量等進行描述性使用，則不一定會對商標注冊人構(gòu)成商標權(quán)的侵犯。

       四是被訴侵權(quán)方應(yīng)當對自己的使用行為進行自查，將自己對被訴標識的使用時間與權(quán)利人的注冊商標申請時間進行對比。在注冊商標申請日之前就已經(jīng)先于商標注冊人使用并已經(jīng)獲得一定影響的，并不會構(gòu)成對注冊商標權(quán)的侵犯，被訴侵權(quán)方可以繼續(xù)在原范圍內(nèi)繼續(xù)使用相關(guān)標識。

五是被訴侵權(quán)使用行為是否造成混淆。盡管某些商標屬于對產(chǎn)品特性的描述性詞匯，但也存在經(jīng)過持續(xù)不斷的使用，獲得了第二含義，即具有了突破其本身含義的與商標注冊人相對應(yīng)的功能，具有了商標的屬性。在此情況下，還應(yīng)當考慮雙方商標共存于市場，是否會導(dǎo)致相關(guān)消費者的混淆與誤認。一旦造成混淆，將會對正常的市場秩序以及商標管理秩序產(chǎn)生影響。因此，在判定是否構(gòu)成侵權(quán)時，還應(yīng)當對是否可能造成混淆進行考量。

       在綜合考慮上述因素時，作為被訴侵權(quán)方，也應(yīng)當對維權(quán)方，也就是商標注冊人及其商品的使用情況予以了解。比如，商標注冊人是否對其注冊商標進行過實際使用，是否存在批量維權(quán)的情形等。商標的注冊應(yīng)當以使用為目的。如果商標注冊人在獲得注冊商標專用權(quán)后，并未對商標進行過真實的商業(yè)使用，在提起訴訟后也無法提供證據(jù)證明其在近三年內(nèi)對注冊商標進行過商業(yè)使用，也無法證明其因侵權(quán)行為受到任何損失，那么即便在定性上認定相關(guān)行為構(gòu)成商標侵權(quán)，被訴侵權(quán)方也不承擔(dān)任何損害賠償責(zé)任。法院在審理案件時，也會對這樣的情節(jié)予以考慮。

       綜合上述，在遇到被訴使用了與他人注冊商標相同的標識時，并非一定會被認定為構(gòu)成商標侵權(quán)。要先依照上述順序進行逐一分析，有了初步的結(jié)論后，再冷靜地分析應(yīng)如何應(yīng)對具體案件。

來源：濟寧圣佳商標注冊   http://www.donnagaines-consulting.com/content/?742.html