濟(jì)寧商標(biāo)小課堂—“撤三”案件中“真實使用意圖”的判斷

       2001年修改的商標(biāo)法第四十四條規(guī)定，使用注冊商標(biāo)，連續(xù)三年停止使用的，由商標(biāo)局責(zé)令限期改正或者撤銷其注冊商標(biāo)。在后續(xù)2013年修正的商標(biāo)法以及現(xiàn)行的商標(biāo)法中，對應(yīng)的都是第四十九條第二款的規(guī)定，即“注冊商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標(biāo)局申請撤銷該注冊商標(biāo)。”上述條款通常被稱為“撤三”條款，商標(biāo)撤銷復(fù)審案件也通常被稱為“撤三”案件。兩相對比，可以明顯注意到措辭上的調(diào)整，即增加了“沒有正當(dāng)理由”的情形。反之，在具有“正當(dāng)理由”的情況下，連續(xù)三年不使用的注冊商標(biāo)仍能維持注冊。

       一、撤銷復(fù)審案件一般審查原則

       無論商標(biāo)權(quán)人是否主張其使用上的欠缺具有“正當(dāng)理由”，實踐中，或多或少仍然會提交一部分使用證據(jù)。因此在認(rèn)定商標(biāo)權(quán)人是否具有“真實使用意圖”時，仍然需要遵循一般的審查原則。

       訴爭商標(biāo)是否可以維持注冊，本質(zhì)上是對商標(biāo)權(quán)人使用證據(jù)的審查。商標(biāo)維持注冊要求商標(biāo)權(quán)人提交的證據(jù)能夠證明對訴爭商標(biāo)進(jìn)行了真實有效的使用，而非為了維持商標(biāo)的存續(xù)而進(jìn)行的象征性、偶發(fā)性的使用，商標(biāo)的使用需要具有一定的連貫性、持續(xù)性。這一要求讓實踐中“撤三”案件對證據(jù)的審查非常嚴(yán)格。通常情況下，對證據(jù)的審查會涉及以下幾個角度：

       一是對時間的審查�！俺啡�”案件都會涉及一個三年的時間段，這三年使用商標(biāo)的證據(jù)是關(guān)鍵。有的“撤三”案件選擇的時間段離現(xiàn)在較為久遠(yuǎn)，對于小企業(yè)來說，證據(jù)準(zhǔn)備上難度較大。有的權(quán)利人恰恰在指定的三年期間使用證據(jù)缺乏，所能提供的只能是三年之前或者三年之后的證據(jù)。從目前的實踐來看，權(quán)利人提交指定期間之外的證據(jù)較少，法院對指定期間之外的證據(jù)考慮亦較為有限。

       二是對商標(biāo)標(biāo)識的審查。權(quán)利人的商標(biāo)往往不是唯一的，大多數(shù)案件中，權(quán)利人存在多個商標(biāo)，有的是不同的商標(biāo)，有的是與被提起“撤三”的商標(biāo)具有關(guān)聯(lián)性的商標(biāo)。在實際使用過程中，商標(biāo)標(biāo)識也會有自身的發(fā)展過程，商標(biāo)標(biāo)識使用的狀態(tài)與提交申請時也往往存在一定的差異。如果權(quán)利人的商標(biāo)不是唯一的，那么這一要求將更為嚴(yán)格。

       三是對使用商品的審查。商標(biāo)的使用以商品為載體，在“撤三”案件中，當(dāng)事人提交的使用證據(jù)應(yīng)當(dāng)是在核定的商品上的使用證據(jù)。但在實踐中，也存在與核定的商品并不完全相同的情形。更多的是，相當(dāng)一部分被提起“撤三”的商標(biāo)是權(quán)利人進(jìn)行的防御性注冊的商標(biāo)，其通過對上下游或者相關(guān)的產(chǎn)品的商標(biāo)注冊，為主商品主商標(biāo)搭起比較嚴(yán)密的商標(biāo)防御體系。因此，在這類商標(biāo)“撤三”中，常見使用的商品是主商標(biāo)核準(zhǔn)注冊的主商品，而被提起“撤三"的商標(biāo)核定使用的商品則比較少。

       四是對使用行為本身的審查。實踐中，有的是直接使用，有的是許可使用；有的會產(chǎn)生一定的對價，有的不會產(chǎn)生對價；有的有發(fā)票可循，有的卻沒有發(fā)票……正是由于上文提到的社會誠信體系的問題，導(dǎo)致對發(fā)票過于依賴，如果沒有發(fā)票，則證據(jù)常常被懷疑存在偽造的可能性，若有發(fā)票，則會被認(rèn)為相關(guān)交易已經(jīng)實際發(fā)生。

       在對上述證據(jù)進(jìn)行綜合評估后，如果認(rèn)為證據(jù)存在一定的欠缺或者瑕疵，法院則會進(jìn)一步結(jié)合商標(biāo)權(quán)人是否具有“真實使用意圖”對訴爭商標(biāo)是否予以撤銷作出最終判斷。

       二、“真實使用意圖”的認(rèn)定

       只有在具有“正當(dāng)理由”的情況下，上述證據(jù)審查標(biāo)準(zhǔn)才會有所降低。對于何為“正當(dāng)理由”，《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十六條規(guī)定，“商標(biāo)權(quán)人有真實使用商標(biāo)的意圖，并且有實際使用的必要準(zhǔn)備，但因其他客觀原因尚未實際使用注冊商標(biāo)的，人民法院可以認(rèn)定其有正當(dāng)理由�！庇纱丝梢娫谡J(rèn)定具有“正當(dāng)理由”時，需要具備兩項要求：一是有真實使用商標(biāo)的意圖，二是有實際使用的必要準(zhǔn)備。

       在這里，“真實使用意圖”是商標(biāo)權(quán)人未能實際使用注冊商標(biāo)的“正當(dāng)理由”。任何主觀狀態(tài)均需要通過客觀行為進(jìn)行判斷。如認(rèn)定商標(biāo)法第四十五條第一款規(guī)定的“惡意注冊”，可以綜合訴爭商標(biāo)與在先馳名商標(biāo)近似程度、在先馳名商標(biāo)的顯著性和知名度、商品關(guān)聯(lián)程度、雙方業(yè)務(wù)往來或合作關(guān)系等因素。再如判斷惡意搶注人是否明知或者應(yīng)知是他人未注冊商標(biāo)時，可以綜合考慮訴爭商標(biāo)申請人與在先商標(biāo)使用人曾就商標(biāo)許可、商標(biāo)轉(zhuǎn)讓等進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；訴爭商標(biāo)申請人是否存在侵害商標(biāo)權(quán)行為；訴爭商標(biāo)申請人與在先商標(biāo)使用人屬于同行業(yè)；在先商標(biāo)顯著性較強(qiáng)的，訴爭商標(biāo)與其高度近似等因素。

       同樣，“真實使用意圖”雖然看似具有彈性，是自由裁量權(quán)的問題，但仍然需要遵循一定的客觀標(biāo)準(zhǔn)。

       三、“真實使用意圖”在實踐中的判斷方法

       在商標(biāo)撤銷復(fù)審行政案件中，一些證據(jù)比較弱的商標(biāo)權(quán)人往往會提出其具有“真實使用意圖”的主張，而證據(jù)相對較為充分的商標(biāo)權(quán)人亦會以其具有“真實使用意圖”來進(jìn)一步強(qiáng)化其主張。但很多時候，在使用證據(jù)比較欠缺的案件中，對于商標(biāo)權(quán)人是否具有“真實使用意圖”，法院往往持否定態(tài)度，認(rèn)為商標(biāo)權(quán)人沒有進(jìn)行舉證或者證據(jù)不足。那么商標(biāo)權(quán)人應(yīng)當(dāng)如何證明其具有“真實使用意圖”呢？

       首先，“真實使用意圖”需要通過外在的證據(jù)表現(xiàn)出來。如上文所述，與任何主觀狀態(tài)一樣，“真實使用意圖”的證明需要通過客觀行為才能體現(xiàn)出來。但恰恰是因為使用證據(jù)的不足才使得商標(biāo)權(quán)人不得不訴諸于具有“真實使用意圖”來進(jìn)行主張，所以外在的證據(jù)不是使用證據(jù)本身，而是取決于不使用的“正當(dāng)理由”是什么。因此在判斷訴爭商標(biāo)是否應(yīng)當(dāng)予以撤銷的時候，應(yīng)當(dāng)考慮“正當(dāng)理由”的具體情形�！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第20條規(guī)定：“如果商標(biāo)權(quán)人因不可抗力、政策性限制、破產(chǎn)清算等客觀事由，未能實際使用注冊商標(biāo)或者停止使用，或者商標(biāo)權(quán)人有真實使用商標(biāo)的意圖，并且有實際使用的必要準(zhǔn)備，但因其他客觀事由尚未實際使用注冊商標(biāo)的，均可認(rèn)定有正當(dāng)理由�！逼渲辛信e的具體情形包括不可抗力、政策性限制、破產(chǎn)清算等。

       在一起撤銷復(fù)審的案件中，原告是商標(biāo)權(quán)人，主要證據(jù)是證人證言和對商品進(jìn)行描述的材料。僅從證據(jù)本身判斷，實際上并未在指定期間（2011年1月20日至2014年1月19日）對訴爭商標(biāo)進(jìn)行使用，但恰恰是在與指定期間有重合的時間段，也即2013年4月到2015年3月，是作為集體所有制企業(yè)的原商標(biāo)申請人注銷并重新成立的期間，訴爭商標(biāo)為待處置資產(chǎn)，此期間在使用證據(jù)上有所欠缺亦是情理之中。根據(jù)本案中原告提交的桑梓產(chǎn)業(yè)園設(shè)計方案、當(dāng)?shù)爻鼍叩摹吧ｈ鞫蛊�”為地方特色產(chǎn)品的證明，天津市桑梓鎮(zhèn)人民政府的證明，以及第三人已與原告達(dá)成合作協(xié)議的雙方陳述，法院認(rèn)為，原告對訴爭商標(biāo)確系具有真實使用的意圖，且正在為規(guī)�；�、規(guī)范化使用做準(zhǔn)備。在本案無其他證據(jù)否定上述情形的情況下，法院認(rèn)為，基于鼓勵和督促注冊商標(biāo)的使用而非限制仍有商業(yè)使用價值的商標(biāo)的存續(xù)的目的，訴爭商標(biāo)應(yīng)當(dāng)予以維持。

       其次，“真實使用意圖”可以結(jié)合特定商標(biāo)的使用環(huán)境進(jìn)行進(jìn)一步說明。商業(yè)活動是復(fù)雜而靈活的，商品屬性、經(jīng)營場所、消費(fèi)習(xí)慣等都會影響到商標(biāo)的使用。商標(biāo)的使用可能隨著商業(yè)環(huán)境的不同而對標(biāo)識進(jìn)行微調(diào)。故《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第20條也明確，“實際使用的商標(biāo)與核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)雖有細(xì)微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊商標(biāo)的使用�！睂τ谏虡�(biāo)權(quán)人名下僅有一個訴爭商標(biāo)的情形，對于細(xì)微差別的容忍度一般比較高，只要相關(guān)公眾能夠識別為核準(zhǔn)注冊商標(biāo)的，可以視為注冊商標(biāo)的使用；但若商標(biāo)權(quán)人擁有多個已注冊商標(biāo)，則這種容忍度會比較低，雖然其實際使用商標(biāo)與訴爭商標(biāo)僅存在細(xì)微差異，但若能夠確定該使用系針對其已注冊的其他商標(biāo)的，對其維持訴爭商標(biāo)注冊的主張，仍然可以不予支持。典型的如商標(biāo)權(quán)人將使用訴爭商標(biāo)的商品全部用于出口貿(mào)易的，可以視為構(gòu)成商標(biāo)使用。

       同樣值得注意的還有網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的商標(biāo)使用。在涉及“雙十一”的一起撤銷復(fù)審案件中，法院認(rèn)為，“雙十一”作為第三人推出的大型促銷活動的服務(wù)品牌，其在指定期間之內(nèi)、指定期間之前和之后均對訴爭商標(biāo)投入了較多的廣告宣傳，通過第三人及關(guān)聯(lián)公司持續(xù)的宣傳推廣，訴爭商標(biāo)具有了一定的商業(yè)聲譽(yù)和行業(yè)影響力。可見第三人對訴爭商標(biāo)具有真實的使用意圖也確實投入了真實的使用。第三人通過各類招商活動招募平臺商家參與，并在平臺上設(shè)立專門的“雙十—"活動會場，在參與商家和活動商品上標(biāo)注“雙11”，起到展示商品信息、區(qū)分來源和商品分類的作用；消費(fèi)者通過“雙十一”活動會場和商家、商品上的“雙11”標(biāo)簽信息，可以快速找到參與雙十一促銷活動的商家和商品信息。在上述商業(yè)情形中，“雙十一”“雙11”文字及標(biāo)簽的使用，正是互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)場景中典型的商標(biāo)使用行為。雖然“雙11”和“雙十一”存在一定差異，但考慮到第三人上述真實的使用意圖、“雙十一”與“雙11”在呼叫和含義上完全相同，相關(guān)公眾在使用過程也習(xí)慣將“雙11”和“雙十一”對應(yīng)起來，法院認(rèn)為第三人的使用行為符合商業(yè)慣例，也符合相關(guān)公眾的認(rèn)知習(xí)慣，屬于未改變訴爭商標(biāo)顯著特征的使用，可以視為對訴爭商標(biāo)的使用。

       再次，“真實使用意圖”需要結(jié)合撤銷三年不使用制度的設(shè)立目的進(jìn)行判斷。商標(biāo)作為一種商業(yè)標(biāo)志，其生命力在于與商品結(jié)合投入商業(yè)使用，而非對標(biāo)志的不當(dāng)長期占有。商標(biāo)法中關(guān)于撤銷三年不使用制度的設(shè)立在于鼓勵注冊商標(biāo)專有使用權(quán)人積極將商標(biāo)投入使用，發(fā)揮商標(biāo)在市場中的作用。這種使用應(yīng)當(dāng)具有持續(xù)性和真實性，但對于被提起撤銷程序的商標(biāo)尤其是后續(xù)進(jìn)入訴訟程序的商標(biāo)，對其使用狀態(tài)的判斷往往比較復(fù)雜。在注冊商標(biāo)專有使用權(quán)人提交了初步的證據(jù)證明其已經(jīng)在指定期間對爭議商標(biāo)進(jìn)行使用的情況下，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定已經(jīng)盡到了舉證責(zé)任，除非有相反證據(jù)予以推翻。另一方面，出于鼓勵注冊商標(biāo)專有使用權(quán)人積極使用商標(biāo)的制度設(shè)計目的，如果注冊商標(biāo)專有使用權(quán)人具有真實使用的意圖，對這種使用加以鼓勵，亦不會妨礙商標(biāo)發(fā)揮識別和區(qū)分的作用。

       在一起撤銷復(fù)審案件中，指定期間為2010年6月5日至2013年6月4日，商標(biāo)權(quán)人提交了2009年簽訂的經(jīng)銷協(xié)議書和提貨單等，其中2009年的提貨單有200余張。法院認(rèn)為，盡管該組證據(jù)發(fā)生于本案指定期間之前，企業(yè)之前的生產(chǎn)經(jīng)營狀況并不能當(dāng)然延及本案指定的期間，但企業(yè)的經(jīng)營亦具有一定持續(xù)性的。故在2009年對訴爭商標(biāo)的使用意圖是真實的，這種使用意圖在之后的連續(xù)三年，也即本案的指定期間，也有所體現(xiàn)。盡管較之2009年提貨單數(shù)量非常少，但僅依據(jù)本案證據(jù)無法排除因正常市場競爭風(fēng)險等因素帶來的銷售額的顯著降低等。法院認(rèn)為，商標(biāo)權(quán)人在證明訴爭商標(biāo)在指定的三年期間有真實使用意圖方面已經(jīng)盡到了初步的舉證責(zé)任。在無相反證據(jù)的情況下，對其具有真實使用意圖予以確認(rèn)。因此在商標(biāo)權(quán)人提交的證據(jù)在證明其在指定期間的使用略有不足時，法院結(jié)合訴爭商標(biāo)指定期間之內(nèi)和之外的銷售情況，以及其他輔助證據(jù)，認(rèn)為商標(biāo)權(quán)人具有真實意愿，而非不當(dāng)?shù)恼加猩虡?biāo)，亦非僅是出于維持商標(biāo)的目的而進(jìn)行的象征性的使用，進(jìn)而保留訴爭商標(biāo)，督促其繼續(xù)使用行為。

       撤銷三年不使用制度本意即在以撤銷促使用，而2013年修正的商標(biāo)法允許商標(biāo)權(quán)人在具有正當(dāng)理由的情況下，即使三年沒有使用也能維持商標(biāo)的注冊，更是強(qiáng)化了這一立法宗旨，也為保障商標(biāo)秩序穩(wěn)定，防止被惡意提起撤銷加了一道安全門。相信只要商標(biāo)權(quán)人積極主動、善意誠信地經(jīng)營商標(biāo)，并注意留存證據(jù)，那么就無懼被提起“撤三”。

來源：濟(jì)寧圣佳商標(biāo)注冊   http://www.donnagaines-consulting.com/content/?752.html